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はじめに

前回に引き続き、「スタートアップ企業の知財戦略」について説明します。
前回、特許出願する発明の検討にあたっては以下の六つの点について注意すべきであるとお話ししました。

① マネタイズ・ポイントを権利範囲に含める。

② 既に公開されていない発明しか権利化はできない。

③ 自社のサービス等を権利範囲に含める。

④ 「より権利範囲を広く、より最小の構成で」を意識する。

⑤ 設計変更による回避が難しい内容にする。

⑥ 将来実装する可能性のあるサービス等も権利範囲に含める。

今回は、上記の六つの点を踏まえて抽出した発明について、「特許出願」をする際に具体的にどのように行うすべきかという点について、セミナーなどでよく質問を受ける内容を中心にご説明します。

特許出願後の特許審査の流れ

特許出願時の注意点を説明する前に、特許出願後の大きな流れを理解しておく必要があります(図表1)。

図表1 特許出願の流れ

出典:特許庁「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」を基に作成。

特許出願をした後、出願人が「出願審査請求」をすることで、特許庁は出願された発明に特許を付与してよいのかを判断するための審査を開始します(この出願審査請求は、出願から3年以内に行わなければなりません)。
出願審査の過程で、特許庁が出願した発明に「特許を付与できない理由」があると考えるときには「拒絶理由通知」を発します。
これは、簡単にいうと、「あなたが出願した発明には、特許を与えるに値しない内容が含まれているので、今のままだと特許を付与できません」という特許庁の回答で、原則的には2回を限度に発せられます。

これに対して、出願人側は、一般的に「補正書」と「意見書」を提出して拒絶理由の回避を行います。具体的には、補正書では出願した発明の範囲を狭くするなどの対応を、意見書では補正書で出願した発明の範囲を狭くした結果、拒絶理由通知で述べられている拒絶理由が回避できていることの説明を行います。

このような「拒絶理由通知→補正書+意見書」のやりとりを行い、最終的に拒絶理由がないと特許庁が判断した場合は、「特許査定」が出され、特許権が設定されます。
他方、それでも拒絶理由があると特許庁が判断した場合は、「拒絶査定」が出され、特許権は設定されません(拒絶査定に対しては、「拒絶査定不服審判」という手続で争うことになります)。
以上が、特許出願後の特許審査の流れです。

特許出願にどれくらいの費用がかかる?

スタートアップ企業が最初に気になるのは、「特許出願にどれくらいの費用がかかるのか?」という点ではないかと思います。
以前は、「弁理士報酬額表(特許事務標準額表、料金表)」というものがありましたが、現在では報酬額表は撤廃されており、弁理士報酬は特許事務所ごとに異なります。
もっとも、特許庁が平成18年に行ったアンケート結果によると、明細書8頁、請求項五つ、図面5枚の場合、

  • 出願時の報酬の中央値:25万円〜30万円
  • 意見書作成の報酬の中央値:6万円〜8万円
  • 補正書作成の報酬の中央値:6万円〜8万円

とされています。
で述べたように、意見書と補正書は2回提出するケースが多いことを考えると、特許事務所に支払う報酬額は、

・ 最小値:25万円+(6万円+6万円)✕2=49万円
・ 最大値:30万円+(8万円+8万円)✕2=62万円

となります。

ただ、これはアンケート結果に基づく参考値に過ぎず、たとえば、審査請求時に報酬をとったり、特許査定が得られたときに成功報酬をとったりする特許事務所は少なくありません。
また、アンケート結果では「明細書8頁」という短い明細書を基準にしていますが、もう少し長い明細書で出願するケースの方が多いので、その分高くなります。さらにいうと、上記の金額は特許事務所に支払う報酬額だけであり、特許庁に支払う手数料は含まれていません。

私の経験に基づくと、出願時に35万円〜50万円、特許査定を得て特許権の設定を受けるところまで進めると、出願時の費用を含んだトータルの金額で80万円〜100万円(3年分の維持費用を含む)くらいの費用がかかることが多いように思います(ただ、特許事務所によって金額は変わりますので、ご確認いただくのが一番だと思います)。

特許出願より前に公開してしまった場合

スタートアップ企業の場合、資金調達の必要性から特許出願の対象になりそうな技術の内容を、投資家などに公開してしまっているケースがあります。
特許法は、「公然と知られた発明などを除き、特許を受けることができる」としているので(特許法29条1項柱書)、投資家などに技術内容を公開してしまうと、特許出願をしても「拒絶理由あり」として特許が付与されません。

安易に技術内容を公開するのは避けるべきですので、NDA(秘密保持契約)を締結してから技術内容を開示するということが第一次的な対策になります。
とはいえ、NDAの締結が難しい場合もあります。その場合は、特許法30条の新規性喪失の例外の規定の利用を検討してください。詳細は省略しますが、簡単にいえば「発明の内容を公開してしまった日から1年以内に出願して、新規性喪失の例外の規定の適用を受ければ、発明の内容を公開してしまったことは大目に見ましょう」という内容です。

ただし、新規性喪失の例外の規定は、国によっては適用されなかったり、範囲が限定されたりすることがあります(たとえば、欧州の場合、①国際博覧会に関する条約にいう公式または公認の国際博覧会への出品、②出願人等に対する明らかな濫用の場合にしか、新規性喪失の例外の規定の適用がありません)。このため、国際出願を行う場合には使えないこともありますので、注意が必要です(図表2)。

図表2 特許出願よりも前に公開してしまった場合の対応

特許出願した後に出てきたアイデアを追加したい

スタートアップ企業の場合、製品やサービスのローンチ直前に仕様が固まって、大急ぎで特許出願をして製品やサービスのローンチ日を迎えるということもよくあります。
その場合、特許出願の内容を詳細に検討する時間がないため、将来に実装される可能性のある発明をすべて特許出願の対象とすることは難しく、特許出願後に「この発明も追加したい」と思うような場面が出てきます。また、製品またはサービスのローンチの後、ユーザからの要望などを受けて新たなアイデアを思いつくこともあり、その新たなアイデアを既存の出願に追加したいと思う場合もあるでしょう。
このような場合には、国内優先権主張出願を利用することで、特許出願をした後に出てきたアイデアを既存の出願に追加することができます(特許法41条)。

やはりスタートアップ企業にはスピードが肝要であり、製品やサービスのローンチをとにかく急いで行い、実際に製品やサービスを提供する中で改良を加えていくことも多いので、この国内優先権主張出願を利用すべき場面は多いと思います。
ただし、国内優先権主張出願は、最初の出願(基礎出願)から1年以内に行わなければなりません。この点については注意が必要です(図表3)。

図表3 国内優先権主張出願のしくみ

海外にも出願をしたい場合

どこの国に出願する?

国際出願をする場合に、「どの国に出願をすべきか?」という質問はよく受けます。
一般的にいうと、特許発明の実施行為を行う可能性のある国、つまり、物の発明の場合は生産、使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡等の申出が実施行為になりますので(国によって実施行為の内容は多少異なります)、これらの行為のいずれかを行う国に特許出願をしておくことが好ましいです。
ただし、国際出願は費用もかなりかかります。実施行為を行うすべての国に出願をすることは現実的ではありません。そこで、その国の市場の規模、訴訟の容易さ、会社とその国おけるビジネスの重要性などを考慮して、出願する国を決めることになります。

国際出願の方法

国際出願の方法として、

  • パリ条約ルート
  • PCTルート

の二つの方法があります。以下、簡単に説明します。

(1) パリ条約ルート

パリ条約ルートでは、まず日本において出願(基礎出願)し、日本での基礎出願から1年以内に、パリ優先権を主張して直接特許を受けたい国に出願を行います。

(2) PCTルート(PCT国際出願)

PCT国際出願においてよく行われるのは、まず日本において出願(基礎出願)注1、日本での基礎出願から1年以内に、(パリ条約に基づく優先権を主張して)発明等の補正(補充)や追加をしたうえで、PCTに基づく国際出願を行います。
具体的には、国際的に統一された出願願書を日本の特許庁に提出すれば、PCT加盟国に対して「国内出願」を出願することと同じ扱いを得ることができます。次に国際調査機関による国際調査が行われ、出願した発明が新規性・進歩性などの特許の付与に必要な要件を充たしているのか否かに関する見解書(国際調査機関の見解書)が出願人に提供されます。
ちなみに、この国際調査機関の見解書をみれば、出願した発明に特許性があるのか否か、ある程度あたりをつけられますので、費用をかけて審査請求を行うべきか否かの参考にすることができます
その後、日本における出願(基礎出願)から30か月以内に、PCT加盟国のどの国の審査手続に進むのかを決める必要があります(国内移行手続)。

少し難しいので簡単にまとめると、以下のようになります。

① 日本における基礎出願から1年以内に、追加したいアイデアを追加したうえで注2、PCT国際出願をする。この時点では、どの国の特許の付与を受けるかは決めなくてよい。

② 日本における出願(基礎出願)から30か月以内(2年半以内)に、どの国の特許の付与を受けるかを決め、国内移行手続を行う。

図表4 PCT国際出願の主な手順

※1 パリ条約に基づく優先権を主張して基礎出願の日から12か月以内にPCT国際出願をすることも可能。

出典:特許庁「PCT国際出願制度の概要~海外で賢く特許権を取得するPCTの仕組み~」表紙裏掲載の図を基に作成。

どちらがよい?

(1) パリ条約ルート

パリ条約ルートのメリットは、出願する国が少ない場合は、出願費用がPCT国際出願に比べて安くなるという点です。
その一方で、日本での基礎出願から1年以内に出願する国を選ばなければならず、その時点で出願する国を選ぶのが難しい場合があるというデメリットがあります。

(2) PCTルート(PCT国際出願)

PCT国際出願の場合、国際的に統一された出願願書を日本の特許庁に提出すれば、PCT加盟国に対して「国内出願」することと同じ扱いを得ることができるのが大きなメリットです。また、国内移行手続をする国が増えれば、相対的に、パリ条約ルートより出願費用が安くなります。
そして、国内移行手続をする国(特許の付与を受けたい国)を選ぶタイミングは、日本での基礎出願から30か月以内(2年半以内)でよく、市場や事業の状況を見ながら、どの国について特許の付与を受けるか否かを検討することができます
他方、PCT国際出願は加盟国との間でのみ利用できるので、たとえば、台湾のように非加盟国に対しては利用することはできません。また、国内移行手続をする国が少ない場合は、相対的にパリ条約ルートに比べて出願費用が高くなるという点などがデメリットとして挙げられます。

いずれの方法に一長一短はありますが(図表5)、日本での基礎出願から1年以内にどの国に出願をするのかを決めなければならないデメリットが大きいこと、グローバルにビジネスを行う企業が増えていることから、PCT国際出願で対応しているケースが多いのが実状です。

図表5 パリ条約ルート・PCTルートのメリット・デメリット

メリット デメリット
(1)パリ条約ルート 出願する国が少ない時は、出願費用がPCT国際出願に比べて安くなる。 日本での基礎出願から1年以内に出願する国を選ばなければならない。
(2)PCTルート(PCT国際出願)

・ 国際的に統一された出願願書を日本の特許庁に提出すれば、PCT加盟国に対して「国内出願」することと同じ扱いを得ることができる。

・ 国内移行手続をする国が増えれば、相対的に、パリ条約ルートより出願費用が安くなる。

・ 日本での基礎出願から30か月以内に国内移行手続をする国を選べばよい。

・ 出願する国が少ない時は、出願費用がパリ条約ルートに比べて高くなる。

・ 非加盟国に対しては利用できない。

特許審査の期間を短くしたい場合

特許庁が公表している統計データ注3によると、審査請求から特許査定までの平均期間は、2020年度で15か月とされています。
スタートアップ企業は、「スピード命」の面もあるので、出願後速やかに権利化を望む場合があります。そのような場合に利用できる制度が、

  • 早期審査
  • スーパー早期審査

です。以下で簡単に説明しましょう。

早期審査

早期審査の対象となる出願は、以下の六つです。

  • 実施関連出願
  • 外国関連出願
  • 中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
  • グリーン関連出願
  • 震災復興支援関連出願
  • アジア拠点化推進法関連

早期審査を利用した場合、通常の審査・審理に比べて、審査結果・審理結果を早く得ることができます。早期審査を申請した出願の場合、平成29年(2017年)の実績値では最終処分(特許査定/拒絶査定)までの期間が5.3か月とされており注4、審査期間が通常の審査の場合と比べて大幅に短縮されています。

スーパー早期審査

スーパー早期審査の対象となる出願は、出願審査の請求がなされている審査着手前の出願であって、以下の①②双方の要件を満たす特許出願です。

① 「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること、またはベンチャー企業による出願であって「実施関連出願」であること

② スーパー早期審査の申請前4週間以降になされたすべての手続をオンライン手続とする出願であること

スーパー早期審査を申請した出願の場合、平成29年(2017年)の実績値では、最終処分(特許査定/拒絶査定)が2.5か月とされており注5、審査期間が早期審査よりさらに短縮されています。

早期審査またはスーパー早期審査を利用したテクニック

早期審査やスーパー早期審査を利用すると、出願日から1年以内に審査結果を得ることが可能になります。そのため、早期審査やスーパー早期審査で回避が困難な拒絶理由が審査官から通知されるなど、審査の結果が思わしくない場合、以下のような対応をとることができます注6

  • 出願日から1年以内であれば国内優先権主張出願ができるので、これにより当初の出願の記載内容の修正および内容の追加が可能です。早期審査やスーパー早期審査でサポート要件や明確性要件、実施可能要件などの拒絶理由が通知され、補正で対応できない場合には、この方法で対処することができる場合があります。
  • 特許出願の内容は出願日から1年6か月後に公開されます。早期審査やスーパー早期審査の結果が芳しくなくとも、この「出願日から1年6か月」は経過していないのが通常です。このため、公開される前に特許出願を取り下げることにより、出願した内容が公開されることを防止し、「特許がとれないなら技術内容を秘匿する」という選択をとることができます。
  • 外国出願の要否および内容を見直すことができます。

→この連載を「まとめて読む」

[注]
  1. 日本において基礎出願をせずに、日本国を指定国にしていきなりPCT国際出願をすることも可能ですが、発明等の補正(補充)や追加が限定的になるので、私の経験上、その方法はとらないことが多いです。[]
  2. パリ条約に基づく優先権を主張。[]
  3. 特許庁「特許行政年次報告書 2021年版」[]
  4. 特許庁「特許審査に関する新たなベンチャー企業支援策を開始します」[]
  5. 特許庁・前掲注3[]
  6. 日本弁理士会「中小企業・ベンチャー・スタートアップの知財担当者のための知財戦略ガイド」参照。[]

内田 誠 氏

iCraft法律事務所 弁護士・弁理士

京都大学工学部物理工学科卒業。AI、IT関連、特にディープテック分野における知財戦略構築、データビジネスの法務戦略構築、個人情報保護法等を専門とする。2017年12月経済産業省「AI・データ契約ガイドライン検討会」作業部会委員、2018年7月農林水産省「農業分野におけるデータ契約ガイドライン検討会」専門委員、同年10月特許庁「知財アクセラレーションプログラム(IPAS)」知財メンター、2019年10月「AMEDの研究成果に係るデータの取扱い検討会」委員。日弁連知的財産センター委員。

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