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はじめに

今回、光栄にも、私が日頃気になっている知的財産権、AI、データ、個⼈情報といった分野について定期的にコラムを執筆する機会をいただきました。
今後、上記分野で話題になっているテーマに関して、弁護⼠・弁理⼠の⽬線から切り込んでいきたいと思います。
初回は、私が得意とする分野の一つであり、スタートアップ企業の多くが悩まれている知財戦略についてお話ししたいと思います。
タイトルは「スタートアップ企業の知財戦略」としていますが、中⼩企業や⼤企業にも参考になる部分はあると思います。

仮想事例

具体的なイメージをもっていただいたほうが理解しやすいと思いますので、「あるスタートアップ企業が新しくサービスを始めるにあたり、知財戦略を組んで対応したいと考えた」という仮想事例を前提に説明を⾏います。

まず、知財戦略の構築にあたっては、

  • 新たなサービス等が第三者の特許権を侵害していないか
  • 新たなサービス等を特許権で保護することはできないか

という二つの視点が重要です。

新たなサービス等が第三者の特許権を侵害していないか

先⾏⽂献の調査

新たなサービスが第三者の特許権を侵害していれば、その新たなサービス∕製品(以下、「サービス等」といいます)をローンチしたとしても、差⽌請求によりサービス等の提供ができなくなってしまいます(損害賠償請求もされるおそれがあります)。
このため、新たなサービス等をローンチするときは第三者の特許権の侵害調査は不可⽋です。

ただし、こういうお話をすると、

  • どこまで調査してよいのかわからない
  • 調査に費⽤がかかる
  • 特許権侵害かどうかの判断ができない

という反応があります。

しかし、第三者の特許権を侵害していれば、将来その新たなサービス等の提供ができなくなる可能性があり、スタートアップ企業ではイグジットの妨げにもなりますので、先⾏⽂献調査は⾏うべきだと私は思います。
「先⾏⽂献調査」といっても「負担のない範囲」、具体的には「類似するサービスを提供している競合他社の特許⽂献の調査」に限定すればよいのです。そうすることで、調査の範囲を限定して、調査の費⽤を抑えることができます(図表1)。

図表1 先行文献調査のコツ

このような範囲を限定した先⾏⽂献の調査であれば、J-Plat-Patの「出願⼈/権利者/著者所属」検索で競合他社を検索するだけですので、特許事務所に依頼しなくても⾃社で⾏うこともできると思います。
仮に、特許事務所や⽂献調査会社に⽂献調査を依頼するにしても、上記のような範囲に限定した調査であれば、⽐較的安く調査をしてもらえます。

先⾏⽂献の権利範囲の属否

次に、調査してヒットした先⾏⽂献の権利範囲に⾃社の新たなサービス等が属するか否かの検討が必要になります。

先⾏⽂献としてヒットしたもの中には、以下の二つの⽂献があります(「公表特許公報」や「再公表特許公報」というものもありますが、めったにないので今回は省略します)。

  • 特許公報:⽂献の右上に「JP1234567 B2 ●年●⽉●⽇」と表⽰
  • 公開特許公報:⽂献の右上に「JP 2018-123456 A ●年●⽉●⽇」と表⽰

前者の「特許公報」は、既に特許庁の審査が終わり、特許査定が出され請求項に記載された発明が権利化されたものです(いわゆるみなさんが「特許」という場合はこちらです)。 後者の「公開特許公報」は、特許庁の審査が始まる前に特許出願内容を公開するために発⾏されているものに過ぎず、この特許公開公報の請求項に記載された発明はまだ権利化されていません。⾔い換えると、今後の特許庁の審査の過程で、請求項に記載された発明が変更される可能性があります。

公開特許公報は請求項に記載された発明が変更される可能性がありますので、費⽤のことを考えると公開特許公報に記載された発明の権利範囲に⾃社の新たなサービス等が属するか否かの検討をする対象から外してもよいと考えますので、検討の対象は「特許公報」だけになります。

「特許公報」には冒頭に【請求項】があり、請求項ごとに発明の要件(構成要件)が記載されています。
各請求項のすべての構成要件を満たした場合に特許権侵害になりますので、各請求項について一つの構成要件でも「満たさない」といえる構成要件がないかを探します(図表2)。

図表2 特許権侵害の要件

この権利範囲の属否をすべて特許事務所や法律事務所に任せることも可能ですが、やはり費⽤がかかりますので、まずは⾃社で⼀次的に検討して、⾃社で判断できない特許発明だけ特許事務所や法律事務所に検討を依頼する⽅法がおすすめです。

ここまでのまとめ

① 先⾏⽂献調査の範囲を類似するサービス等を提供している競合他社の特許権の調査に限定する。

② 権利範囲の属否の対象は特許公報に限定する。

③ 権利範囲の属否を⼀次的に⾃社で検討して、⾃社で判断できない特許発明の検討を専⾨家に依頼する。

 

ここまで検討すると、⾃社の新たなサービス等の提供にはリスクがないことがわかり、ローンチへの憂いがなくなります。

新たなサービス等を特許権で保護できないか

特許出願をするにあたっての⼼構え

特許出願を⾏い、⾃社のサービス等を特許権で守ることの⽬標は、あくまで「⾃社のサービス等により利益を得ること」です。
ところが、経営者の中には、特許権を取得することが⽬標になっている⽅もいらっしゃいます。特許権の取得はあくまで⾃社のサービス等を守るための「⼿段」であって、特許権を取得することそのものが「⽬的」となってはならないという点は、改めて意識する必要があります。

特許出願の対象になる発明を発掘する際に注意すること

(1) マネタイズ・ポイント

⾃社のサービス等の中で、競合他社のサービス等との違いになっている部分であり、ユーザがそこに価値を⾒出して料⾦を⽀払っている部分を「マネタイズ・ポイント」と呼ぶことが多いですが、このマネタイズ・ポイントを特許権で保護することが事業戦略上ベストの選択になります。
したがって、マネタイズ・ポイントが特許発明の権利範囲に含まれるか否かが発明を発掘の最重要ポイントになります。

(2) 既に公開されていない発明

新規性あるいは進歩性がない発明に対して特許庁が特許査定をすることはありません。
新規性とは、簡単にいうと、既に公開されている発明については特許権が得られないということです。
また、進歩性とは、簡単にいうと、既に公開されている発明から容易に思い至る発明(たとえば、既に公開されている発明を二つ組み合わせたら出願している発明になるような場合)については特許権が得られないということです。

いくら「よい技術だ」と思って出願をしても、新規性、進歩性がない発明では特許権が得られません。
本来であれば、特許出願にあたってどのような発明が出願されているのかを調査する必要がありますが、厳密な意味ですべての発明を調査し尽くすのは、現実的に不可能です。
そこで、「新たなサービス等が第三者の特許権を侵害していないか」の調査・検討の過程で既に行った競合他社の特許出願の調査の結果を踏まえて、まだ特許出願されていない発明を⾒つけ出すのです
実際、競合他社の特許⽂献調査を⾏う中で、発明の内容の新たな⽰唆が得られることも多く、競合他社の特許⽂献調査は、「第三者の特許権を侵害していないか」という意味だけではなく、⾃社の特許出願の内容の検討においても⾮常に価値があります。
私の場合には、競合他社の特許⽂献調査は、企業の開発部⾨の⽅と⼀緒に行うことが多いです。そうすることで、開発部⾨が競合他社の注⼒点や技術的な特徴点を理解し、開発部⾨にとって新たな技術開発の参考になることが少なくないからです。

(3) ⾃社のサービス等を権利範囲に含める

特許発明の権利範囲から⾃社のサービス等が外れていれば、その特許発明で⾃社のサービス等を守ることができません。⾮常に当たり前のことではあるのですが、企業側と出願代理⼈側の意思疎通不⾜などにより、⾃社のサービス等が権利範囲に含まれていない特許発明が少なからずあります。
ぜひ、注意していただきたいと思います。

(4) 「より権利範囲を広く、より最⼩の構成で」

特許発明の権利範囲は、請求項に記載された構成要件で決まります。
そのため、構成要件の数が多ければ多いほど権利範囲は「狭く」なります。具体例を出すと、

  • 特許発明1:A+B+C
  • 特許発明2:A+B

の場合、発明1は構成要件Cを充⾜しないと侵害になりませんが、発明2は、構成要件Cを満たさなくても侵害になります。
このように、構成要件の数が少ないほうが⼀般的に権利範囲は「広く」なります。そこで、特許出願の対象になる発明を発掘する際には、「構成要件の数を減らしても⾃社のサービス等を守ることができないか」という点を意識する必要があります。

(5) 設計変更による回避が難しい内容にする

特許出願をして特許査定を受けたとしても、第三者がその権利範囲を簡単に迂回できる(特許発明の権利範囲を外すための⾏為を「設計変更」といいます)のであれば、特許権を取得する意味が乏しくなります。
そこで、特許出願するにあたって、その対象となる発明について「設計変更で権利範囲を外すことが容易か否か」を検討することが必要です。
⼀般論でいうと、構成要件の数が多くなればなるほど、設計変更が容易になりますので、(4)「より権利範囲を広く、より最⼩の構成で」という点を意識することが重要になります。
また、あるサービス等を提供するうえで必須の技術がある場合、その技術部分で特許権が取得できれば、そのサービス等を提供するにあたり「避けては通れない」ことになりますので、⾮常に強⼒な特許権になります。
さらにいうと、特許の世界では、システム全体を特許権の権利範囲に含めるのが強い発明だといわれていますが、「避けては通れない」必須の技術がある「部分」で権利化をすれば、システム全体で特許権を取得するよりも構成要件は少なくなりますので、より強い特許権になります。

(6) 将来実装する可能性のあるサービス等も権利範囲に含める

よく誤解されているところですが、特許権の場合、実際に⾃社で実施していない発明について権利を取ることができます(他⽅、商標権の場合、登録商標を使⽤していないと取り消される可能性があります)。
そこで、現時点では実装していないサービス等であっても、将来実装する可能性のあるサービス等であれば、権利範囲に含めて出願することができないかを検討すべきです。

ここまでのまとめ

① マネタイズ・ポイントを権利範囲に含める。

② 既に公開されていない発明しか権利化はできない。

③ ⾃社のサービス等を権利範囲に含める。

④ 「より権利範囲を広く、より最⼩の構成で」を意識する。

⑤ 設計変更による回避が難しい内容にする。

⑥ 将来実装する可能性のあるサービス等も権利範囲に含める。

専⾨家の選択

以上、今回は「スタートアップの知財戦略(初⼼者向け)」として知財戦略について説明をしてきましたが、知財の専⾨家がいないスタートアップ企業等が⾃分ですべてを⾏うことは難しいのが現実です。
やはり最初は、弁理⼠や弁護⼠に依頼をして、⼀緒に発明の発掘から出願、拒絶理由通知対応等を⾏うことをおすすめします。
⼀度、発明の発掘から特許査定までの⼀連の流れを体験すると、具体的なイメージがつかめ、⾃社で守るべき技術、そしてその技術の守り⽅がある程度つかめるようになります。

ただし、発明の発掘等の知財戦略の構築はそう簡単ではありません。
弁理⼠や弁護⼠であっても、発明の発掘等の知財戦略の構築を頻繁にしていないとうまくはいきません。専⾨家の選択は慎重に⾏う必要があります。
たとえば、まずは複数の専⾨家に相談だけを行い、その中で最もよい提案をしてくれた専⾨家に依頼をする…といった⽅法もよいのではないでしょうか。

内田 誠 氏

iCraft法律事務所 弁護士・弁理士

京都大学工学部物理工学科卒業。AI、IT関連、特にディープテック分野における知財戦略構築、データビジネスの法務戦略構築、個人情報保護法等を専門とする。2017年12月経済産業省「AI・データ契約ガイドライン検討会」作業部会委員、2018年7月農林水産省「農業分野におけるデータ契約ガイドライン検討会」専門委員、同年10月特許庁「知財アクセラレーションプログラム(IPAS)」知財メンター、2019年10月「AMEDの研究成果に係るデータの取扱い検討会」委員。日弁連知的財産センター委員。

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