はじめに

ライセンス契約は、ライセンシーが何らかの対価を提供することにより、ライセンサーから、ライセンサーが保有する知的財産権の行使にかかる不作為請求権を獲得する契約ということができる（本連載第1回参照）。
ライセンス契約には、ライセンスの対象となる知的財産権により、①特許ライセンス、②商標ライセンス、③著作権ライセンス、④ノウハウライセンス等があるところ、本連載第2回以降では、特許ライセンス契約を題材に個々の契約条項を解説する。
第2回の本稿では、契約全体の構成について確認したうえで、ライセンス許諾条項と、これに関連する禁止事項について取り上げる。

特許ライセンス契約の構成

特許ライセンス契約は、事案等により構成が異なることもあるが、概ね図表1のような構成であることが多い。

図表1　特許ライセンス契約の構成

まず、①ライセンス許諾条項は、特許ライセンス契約の中核的内容である、特許権により禁止される行為について禁止を解除する条項である。禁止の解除が適切になされなければ、ライセンシーの行為が特許権侵害になりうるため、後述するとおり、ライセンシーとしては自社の目的を実現するために十分な範囲での許諾を獲得する必要がある。
このライセンス許諾条項と合わせて、禁止事項について規定される場合もある。
次に、②として、①のライセンス許諾に対する「対価」に関する条項が規定される。特許ライセンス契約は、金銭の授受を伴わないこともあるが、「ライセンス料」または「ロイヤルティ」と呼ばれる対価の支払いを行う場合、その金額または計算方法、支払方法を定める。ライセンシーによる売上に連動したロイヤルティとなる場合には、ライセンシーによる報告義務や、計算書類の保管義務、ライセンシーの報告が正しいかどうかをライセンサーが監査できる旨の規定等を定めることが一般的である。
続いて、③対価以外の「付随的な条件」についても規定される。定められることが多い条項としては、改良発明が生じた場合の取扱い、不争義務（ライセンシーが特許の有効性を争わないこと）、非係争義務（ライセンシーがライセンサーに対し自己の有する特許権を行使しないこと）、特許保証（ライセンサーによる特許の有効性の保証や、ライセンス技術の実施が第三者の知的財産権を侵害しないことの保証等）、第三者との紛争が生じた場合の補償等が挙げられる。
最後に、④一般条項が置かれる。一般条項は、特許ライセンス契約以外の類型の契約を含め、どのような契約でも問題となりうる規定であり、契約書の最後にまとめて定められることが多い。契約期間、解約、解除、不可抗力、譲渡禁止、準拠法、紛争解決等の条項が含まれる。
特許以外のライセンス契約についても、概ね上記と同様の構成である。

ライセンス許諾条項

ライセンス許諾条項とは

前述のとおり、ライセンス許諾条項は、知的財産権により禁止される行為について、禁止を解除する条項である。特許ライセンス契約は、ライセンシーが何らかの対価を提供することにより、ライセンサーから、ライセンサーが保有する特許権の行使にかかる不作為請求権を獲得する契約であり、このライセンス許諾条項は、ライセンス契約の中核的内容をなす。

ライセンス許諾条項の例

ライセンス許諾条項は、具体的には、以下のような規定である。

ライセンス許諾条項の要素

ライセンス許諾条項には、以下のような主要な要素が含まれる。

（1） 許諾する主体・許諾を受ける主体

許諾する主体は対象となる特許権を有するライセンサーであり、許諾を受ける主体は当該特許権を使いたいライセンシーであるが、対象となる特許権を複数の権利者が共有している場合や、ライセンシーが子会社・関連会社等も権利を使えるようにしたい場合等には、主体の定め方について工夫する必要が生じうる。

（2） 許諾の対象となる権利

許諾の対象となる権利は、過不足なく特定して規定する。
特許権は、その番号で特定することができる。また、知的財産権は国ごとに生じるため（属地主義）、（4）の許諾地域に外国が含まれる場合は、許諾の対象となる特許権に海外の特許権を含めることになる。

（3） 許諾される行為・製品

特許ライセンス契約を締結したからといって、すべての実施行為が適法になるものではなく、あくまでも許諾された行為に限って適法になるにすぎない。
そのため、実施行為（製造、販売等）のうちどの行為が許諾されるのか、どのような製品について実施可能なのか等について、特定して規定することが重要となる。
また、特許ライセンスでは、ライセンシーが下請先・委託先に製造させること（Have Made）は、ライセンシー自身の実施と同様に扱われて適法となりうるため、ライセンサーがそれらの行為を禁止したい、または、ライセンサーの事前同意を要件にしたい場合には、ライセンス許諾条項または／および禁止事項において、その旨を規定しておくことが有用である。

（4） 許諾地域

特許権は国ごとに生じるところ、どの地域での行為を許諾するかを定めることになる。

（5） ライセンスの性質

以下のようなライセンスの性質も規定されうる。特許ライセンスが独占か非独占かはライセンス許諾条項で明示されることが通常であるが、他の性質は禁止事項で「ライセンシーが行ってはならない行為」として規定されることも多い（ライセンス許諾条項と禁止事項の両方で規定されることもある）。

図表2　ライセンスの性質

ライセンス許諾条項の留意点

ライセンシーとしては、禁止の解除が適切になされなければ、特許権侵害のリスクがあるため、自社の目的を実現するために十分な範囲での許諾を獲得する必要がある。
他方で、ライセンサーとしては、意図せず必要以上に広い許諾を与えると、自社や他のライセンシー等（存在する場合）の事業に悪影響を及ぼしうるため、必要十分な範囲の許諾に留められているかを確認する必要がある。

禁止事項

禁止事項とは

禁止事項とは、ライセンシーが行ってはならない事項について定める規定である。ライセンス許諾条項の表裏一体の規定として、ライセンス許諾条項と併せて規定される場合もある。
ライセンスの譲渡禁止や再実施許諾の禁止のように、ライセンス許諾条項でライセンスの性質として「譲渡不可」「再実施許諾不可」と規定されたうえで、禁止条項にも同じ内容がライセンシーの禁止義務として規定されることもある。

禁止事項の性質

禁止事項の中には、以下の性質のものがある。

①は、本来ライセンシーができない行為について、確認的に禁止事項に定めるものである。①の性質の禁止事項は、ライセンス契約書に規定がなかったとしても、ライセンシーは法律上の禁止・制約により当該行為を行うことができない。たとえば、特許ライセンスでライセンシーに販売の許諾しか与えられていなければ、製造することは許諾の範囲外となるが、禁止事項でも製造できないことを確認的に定める場合がある。

②は、ライセンス許諾で許諾された内容の一部を、許諾の例外として禁止するための条項である。たとえば、特許ライセンスで製造・販売の許諾が与えられているものの、ライセンサーとしては、ライセンシーが下請先・委託先に製造させること（Have Made）ことをコントロールしたい場合、当該行為の禁止、またはライセンサーの事前同意を要する旨を、禁止事項で規定することが考えられる。

③は、規定がなければ本来ライセンシーが自由になしうる行為について、新たな禁止義務を定めるものである。③の性質の禁止事項は、ライセンス契約書に規定がなければ、ライセンシーは当該行為を行うことができる。リバースエンジニアリング禁止の規定等が例として挙げられる。

禁止事項の留意点

ライセンサーは、特に上記②、③の性質の禁止事項が必要である場合には、不足なく条項を規定することが重要となる。上記②の禁止事項については、ライセンス許諾条項を工夫して、そもそも許諾の範囲を限定することも有用である。
他方、ライセンシーとしては、自社のやりたいことが阻害されるような禁止事項や、不当・過大な禁止条項がないか、ライセンス許諾条項で許諾を受けたと考えていた内容が例外的に禁止されていないか等について確認することが重要となる。

おわりに

以上のとおり、本稿では、特許ライセンス契約を題材として契約全体の構成について確認したうえで、ライセンス許諾条項と、これに関連する禁止事項について取り上げた。
次回第3回では、対価、報告、監査・帳簿閲覧等について紹介する予定である。

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